13 Wichtige Fragen des geistigen Eigentums bei Fusionen und Übernahmen

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Eine zusammenfassung der wichtigsten aktivitäten und probleme im zusammenhang mit geistigem eigentum im zusammenhang mit einer unternehmensübernahme.

Von Richard D. Harroch, David A. Lipkin und Richard V. Smith

Bei Fusionen und Übernahmen, insbesondere bei Unternehmen, die sich in Privatbesitz im Technologiesektor befinden, ist häufig eine Reihe von erheblichen Problemen mit geistigem Eigentum (IP) verbunden. Bei einem Privatunternehmenskauf wurde der Verkäufer nicht der Prüfung der öffentlichen Märkte unterworfen, und der Erwerber hat kaum die Möglichkeit, alle erforderlichen IP-relevanten Informationen aus öffentlichen Quellen zu erhalten. Bevor sich ein Erwerber definitiv zu einer Akquisition verpflichtet, wird er in der Regel eine umfassende Due Diligence-Prüfung der Patente, Urheberrechte, Lizenzen, Marken und anderen geistigen Eigentumsrechte des verkaufenden Unternehmens durchführen.

Das Folgende ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Aktivitäten und Probleme im Zusammenhang mit geistigem Eigentum, die mit einer typischen Übernahme eines in Privatbesitz befindlichen Unternehmens verbunden sind. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der Verkäufer einen erfahrenen Berater für geistiges Eigentum einschließt, der eng mit seinem primären M & A-Berater zusammenarbeitet, um diese Angelegenheiten zu beraten und zu verwalten. Durch die sorgfältige Planung dieser Aktivitäten und das richtige Vorhersehen der damit verbundenen Probleme wird der Verkäufer besser auf einen erfolgreichen Verkaufsprozess vorbereitet.

1. Dokumentation des geistigen Eigentums

Der Verkäufer muss für die Überprüfung des Erwerbers eine umfassende Liste aller IP (und der zugehörigen Dokumentation) vorbereitet haben, die für das Geschäft des Verkäufers wesentlich sind, einschließlich:

  • Patente und Patentanmeldungen (einschließlich Patentnummern, erfasste Gerichtsbarkeiten, Einreichung, Registrierung und Ausstellungsdatum)
  • Vertraulichkeits- und Invention-Assignment-Vereinbarungen mit Mitarbeitern und Beratern
  • Marken und Dienstleistungsmarken
  • Wichtige Geschäftsgeheimnisse und eigenes Know-how
  • Technologielizenzen von Dritten an das verkaufende Unternehmen
  • Technologielizenzen von der Vertriebsgesellschaft an Dritte
  • Software und Datenbanken
  • Verträge, die die Freistellung Dritter in Angelegenheiten des geistigen Eigentums vorsehen
  • Open-Source-Software, die in den Produkten und Dienstleistungen des Verkäufers verwendet wird (oder zur Erstellung verwendet wird)
  • Ansprüche wegen Verletzung des geistigen Eigentums, einschließlich jeglicher Rechtsstreitigkeiten oder Schiedsverfahren
  • Domain Namen
  • Grundpfandrechte oder Belastungen auf dem IP
  • Quellcode oder Objektcode wird hinterlegt
  • Social-Media-Konten (Twitter, Facebook, LinkedIn usw.)

Eine Vielzahl dieser Elemente muss in der Regel in den Offenlegungsplan aufgenommen werden, der der Übernahmevereinbarung beigefügt ist (siehe Punkt 13 unten: „Probleme mit dem Offenlegungszeitplan bezüglich IP“). Um die Sorgfaltspflicht eines Erwerbers zu erleichtern, hat der Verkäufer normalerweise alle diese Dokumente (möglicherweise andere als Geschäftsgeheimnisse) in einem virtuellen Datenraum untergebracht. Das Zusammenstellen dieser Dokumente und das Einrichten und Warten des Datenraums ist für den Verkäufer eine zeitaufwendige Aufgabe. Daher ist es wichtig, dass das Unternehmen dies so früh wie möglich im Verkaufsprozess vornimmt.

2. Entwicklung und Erwerb des IP

Ein Erwerber möchte bestätigen, dass der Wert, den er dem verkaufenden Unternehmen schenkt, insbesondere wenn es sich bei dem Verkäufer um ein Technologieunternehmen handelt, davon abhängt, inwieweit das Unternehmen das gesamte kritische IP besitzt (oder das Recht dazu besitzt) zu seinem aktuellen und erwarteten Geschäft. Es ist nicht ungewöhnlich, dass private Unternehmen, insbesondere solche, die in frühen Stadien des Bestehens des Unternehmens keinen Rechtsbeistand für geistiges Eigentum hatten, feststellen, dass Unsicherheiten hinsichtlich des Eigentums (oder des Rechts zur Nutzung) seines wichtigen geistigen Eigentums bestehen. Diese Probleme können sich verschärfen, wenn Personen, die an der Schaffung eines solchen geistigen Eigentums beteiligt waren, nicht mehr im Unternehmen sind (oder, was schlimmer ist, jetzt für einen Konkurrenten arbeiten). Der Erwerber möchte auch wissen, dass der Verkäufer nach Abschluss der Akquisition weiterhin zur Verwertung dieser Rechte berechtigt ist.

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Wenn das geistige Eigentum des Verkäufers gemeinsam mit einer anderen Partei entwickelt wurde oder mit staatlichen, universitären oder militärischen Mitteln entwickelt wurde, können diese Vereinbarungen auch die Übertragung des geistigen Eigentums, das Teilen des Eigentums oder das Eigentum an dem geistigen Eigentum an Dritte einschränken oder eine Zahlung in Verbindung mit erforderlich machen Der Erwerb.

Die Angestellten und selbständigen Vertragsnehmer des Verkäufers, insbesondere diejenigen, die an der Erstellung des IP des Verkäufers beteiligt sind, müssen in der Regel (zu Beginn ihrer Beschäftigung mit dem Unternehmen oder einer Beziehung mit dem Unternehmen) eine Vereinbarung unterzeichnen, in der der Intellektuelle dem Unternehmen übertragen wird Von ihnen entwickelte Immobilien bezogen sich auf das Geschäft des Unternehmens. Dazu gehört in der Regel ein Verzicht oder die Abtretung von Urheberrechten. Siehe Schlüsselthemen im Zusammenhang mit Vertraulichkeits- und Invention-Zuweisungsvereinbarungen mit Mitarbeitern. Die Due Diligence im Zusammenhang mit Vertraulichkeits- und Invention-Assignment-Vereinbarungen umfasst typischerweise Folgendes:

  • Ist die Art der Vereinbarung ausreichend, um alle vom Arbeitnehmer oder einem unabhängigen Auftragnehmer entwickelten geistigen Eigentumsrechte zu übertragen, die dem Verkäufer ordnungsgemäß gehören sollten?
  • Haben alle an der Erstellung des IP des Verkäufers beteiligten Mitarbeiter und Auftragnehmer eine solche Vereinbarung unterzeichnet?
  • Haben die Mitarbeiter oder Auftragnehmer (in einem Zeitplan mit Ausnahmen) alle für das Unternehmen kritischen geistigen Eigentumsrechte von den Auswirkungen der Vereinbarung ausgeschlossen?

3. Probleme mit der Quellensoftware

Viele Software-Entwickler und -Entwickler verwenden Open Source-Software oder integrieren solche Software in ihre Arbeit bei der Entwicklung von Produkten oder Technologien. Die Verwendung oder Einbindung solcher Open-Source-Software durch ein verkaufendes Unternehmen kann jedoch zu Eigentums-, Lizenz- und Compliance-Problemen für einen Erwerber führen.

Ein besonderes Problem besteht darin, dass einige Open-Source-Lizenzen die Änderung und Verbreitung der Open-Source-Software durch einen Benutzer erfordern, um den Quellcode allgemein für andere Benutzer verfügbar zu machen und seine Software unter den gleichen Bedingungen wie die Open-Source-Lizenz an Dritte zu lizenzieren. Für einen Erwerber, der sich darauf verlassen kann, dass ausschließlich die Technologie des Verkäufers verwendet werden kann, könnten Open Source-Themen zum Deal-Killer werden.

Der Erwerber erwartet Zusicherungen und Garantien des Verkäufers, dass in seiner Software oder seinen Produkten keine Open-Source-Software oder ähnliche Software enthalten ist, die den Verkäufer dazu verpflichtet, den Quellcode der proprietären Software oder des Unternehmens an Dritte weiterzugeben IP in seinen Produkten und dass es keine Verletzung oder Verletzung von Open-Source-Lizenzvereinbarungen gegeben hat.

Natürlich wird der Verkäufer versuchen, solche Darstellungen durch Wissens- und Wesentlichkeitsqualifizierer einzuschränken.

Als Vorsichtsmaßnahme möchte ein Verkäufer, der eine Akquisition plant, Softwareprogramme wie Black Duck oder Palamida einsetzen, um zu analysieren, ob ein Open-Source-Problem vorliegt. Diese Programme können eine große Menge an Code scannen und sie mit Datenbanken von Open Source-Code abgleichen, wodurch eine schnelle Bewertung möglicher Probleme ermöglicht wird.

4. Zusicherungen und Garantien im Zusammenhang mit dem Eigentum an geistigem Eigentum

Die IP-Zusicherungen und Garantien bei einer Akquisition eines privaten Unternehmens dienen ebenso wie andere Zusicherungen und Garantien im endgültigen Übernahmevertrag zwei Zwecken. Erstens: Wenn der Erwerber erfährt, dass die IP-Zusicherungen und Garantien zum Zeitpunkt des vorgeschlagenen Abschlussdatums nicht wahr waren (oder zu dem vorgeschlagenen Stichtag nicht wahr sein würden), so muss der Erwerber möglicherweise nicht in der in der Übernahmevereinbarung vereinbarten Wesentlichkeit sein den Erwerb (und ist möglicherweise berechtigt, den Vertrag zu kündigen). Zweitens: Wenn die IP-Zusicherungen und Garantien zu einem solchen Zeitpunkt nicht zutreffen, kann der Erwerber nach Abschluss des Vertrags für etwaige Schäden entschädigt werden, die aus einer solchen Falschdarstellung des Verkäufers resultieren. Der Verkäufer möchte dieses Risiko auf einen kleinen Teil des Kaufpreises begrenzen (der von einem Dritten auf einem Treuhandkonto gehalten wird), und der Erwerber kann das Recht haben, den gesamten Kaufpreis zurückzufordern, falls sich die IP-Zusicherungen und Garantien ergeben sei nicht wahr


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